Radio. Con disintermediazione reti broadcast, anche stessa sigla può costituire interferenza internazionale. Il tema alla Commissione Ricorsi

Come abbiamo più volte sottolineato su queste pagine, si sta progressivamente intensificando in ambito radiofonico il contenzioso sull’impiego di marchi, brand, loghi, sigle, formati, layout.
La tendenza è conseguenza, naturalmente, della progressiva disintermediazione delle reti broadcast, che conduce alla fruizione di contenuti al di sopra delle stesse (over the top) e quindi oltre i confini tipici della distribuzione via etere, ponendo in sovrapposizione sullo stesso mercato storiche emittenti che fino a qualche tempo fa avevano una coesistenza più o meno pacifica per limiti fisici delle emissioni radioelettriche (in streaming due stazioni sono completamente sovrapposte, salvo autolimitazioni).
E proprio la controversia sull’impiego di una sigla radiofonica è il tema trattato da una serie di procedimenti giurisdizionali di particolare interesse, quanto a principi tracciati.

Sintesi

Si intensifica nel settore radiofonico non solo il contenzioso radioelettrico internazionale sulle frequenze FM di confine, ma anche quello su marchi, sigle e brand, anche per effetto della disintermediazione delle reti broadcast che in ambiente OTT sovrappone mercati un tempo territorialmente separati (per applicazione di fisiologici limiti radioelettrici).
Una serie di decisioni speculari della Commissione dei Ricorsi presso il MIMIT affrontano un caso rilevante per il broadcasting, ribaltando rigetti dell’UIBM su registrazioni di marchi radiofonici derivati dalla stessa radice.
Al centro della controversia, l’uso comune di identica sigla da parte di due player – uno italiano ed uno straniero – ciascuno titolare di una propria “famiglia di marchi” (cd. brand bouquet).
I giudici – fondando la propria decisione – hanno valorizzato la coesistenza storica e la buona fede, richiamando anche il precedente europeo “Budweiser”: il lemma comune, specie se acronimo, non può essere monopolizzato in astratto.
Il pericolo di confusione va valutato concretamente, alla luce della percezione del pubblico e della storia del mercato.
La tutela del marchio anteriore non è automatica né espansiva.
Per il settore radiotelevisivo, il principio è chiaro: identità consolidata e convivenza pacifica possono prevalere sulla mera priorità formale.

Preuso, buona fede e coesistenza trentennale: quando il lemma comune non basta a fondare l’opposizione

Con una serie di decisioni identiche della Commissione dei Ricorsi (organo di giurisdizione proprio del diritto industriale e per la tutela dei brevetti e dei marchi, con sede a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy), i giudici hanno affrontato una controversia in materia di opposizione a registrazione di marchi dinanzi all’UIBM che assume rilievo sistemico per il settore radiotelevisivo, ove la sigla identificativa costituisce asset primario di brand – concetto giuridico, come noto, più vasto del marchio.

Il volto e la personalità dell’impresa

Il brand, infatti, è l’insieme immateriale di valori, reputazione ed emozioni percepite dai consumatori, cioè l’identità dell’azienda, mentre il marchio è la sua rappresentazione tangibile e legale registrata per distinguersi e proteggersi dai concorrenti. In breve, il marchio è il “volto“, il brand è la “personalità” di un’impresa.

La vicenda

I contenziosi – trattati in forma non riunita (quindi singolarmente) dalla Commissione dei Ricorsi, organo competente a giudicare contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza ai sensi dell’art. 135 del Codice della proprietà industriale (D. lgs n. 30/2005) – riguardavano il rigetto, da parte dell’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi), delle domande di registrazioni di stazioni ancillari (le emittenti verticali – normalmente digitali – che sempre più spesso affiancano quella principale) proposte da un’emittente radiofonica italiana, a seguito di opposizioni presentate da un gruppo radiofonico straniero e fondate su una serie di marchi anteriori nazionali, UE e internazionali, accomunati dall’uso della medesima sigla.

La decisione (sfavorevole alla stazione italiana) dell’UIBM sulla famiglia di marchi

Nel dettaglio, l’UIBM aveva ritenuto sussistenti identità o affinità tra prodotti e servizi ed un elevato grado di somiglianza tra i segni, individuando nella sigla comune l’elemento distintivo e dominante. A ciò si aggiungeva il riconoscimento dell’uso effettivo di alcuni marchi anteriori e l’esistenza di una “famiglia” di marchi, con conseguente rafforzamento della tutela. L’organo giurisdizionale, tuttavia, ha ribaltato l’impostazione.

Il collegio e la priorità logica dell’esame

In via preliminare, il collegio giudicante della Commissione dei Ricorsi – che non va confusa con le sezioni specializzate del Tribunale delle Imprese, che gestiscono invece cause civili di contraffazione o nullità, presso una sede del quale è proprio presente un procedimento di cognizione tra le stesse parti (appunto per pretesa contraffazione) – ha richiamato il principio della “ragione più liquida”, scegliendo di concentrare l’analisi sui profili di prova dell’uso e sulla valutazione della somiglianza, ritenuti assorbenti rispetto ad altre questioni (tra cui la dedotta mala fede, oggetto del citato autonomo giudizio pendente presso il Tribunale delle imprese).

Scelta metodologica

Una scelta metodologica significativa, atteso che la decisione non si è fondata su argomenti marginali, ma è entrata nel cuore del giudizio di confondibilità e quindi sulla coesistenza (obiettivo del principio della ragione più liquida è la speditezza del processo e l’economia processuale).

Due famiglie di marchi…

Elemento centrale della motivazione di specie della Commissione dei Ricorsi, è stato il riconoscimento della coesistenza di due “famiglie” di marchi radiofonici (come detto, una italiana, l’altra estera) che fanno uso del medesimo lemma, ciascuna con radicamento storico autonomo.

… un lemma comune

Nel merito, i giudici hanno evidenziato come, da un lato, vi fosse una famiglia di marchi ancillari legata ad una storica emittente radiofonica estera e, dall’altro, una riferibile a stazioni verticali dell’operatore italiano ricorrente, con uso risalente nel tempo della radice comune (il brand madre) e registrazioni consolidate.

Passaggio dirimente: sigla come patrimonio comune a sistemi distintivi stratificatisi

Questo passaggio è dirimente: la sigla (quale abbreviazione di comodo del nome di un ente che consiste nell’indicazione delle lettere iniziali che compongono il nome stesso, tipico nel mondo radiofonico) non è monopolio semantico di una sola impresa, ma costituisce elemento comune a sistemi distintivi stratificatisi nel mercato.

Preuso, buona fede e superamento del paradigma del “preuso tecnico”

Il Collegio della Commissione dei Ricorsi ha preso espressamente le distanze dall’applicazione meccanica dell’istituto del preuso in senso tecnico, osservando che la fattispecie non riguarda un marchio non registrato che rivendica tutela locale, ma una situazione di consolidata coesistenza di marchi (nella specie, come detto, accomunata dalla stessa sigla) registrati, ciascuno inserito in una propria famiglia. Si tratta di un chiarimento rilevante: il giudizio non è limitato alla priorità cronologica in senso stretto, ma investe la realtà economica della convivenza sul mercato.

La lezione “Budweiser” e la coesistenza in buona fede

Di particolare interesse – per i giudici – è stato il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso “Budweiser” (C-482/09), secondo cui il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio identico o simile, usato in buona fede e per lungo tempo nello stesso Stato membro, quando tale uso non pregiudichi – né possa pregiudicare – la funzione essenziale del marchio.

La tutela del marchio anteriore non può essere esercitata in modo astratto

La Commissione dei Ricorsi ha ritenuto di applicare tale principio al caso di specie, ritenendo che la coesistenza protratta nel tempo, in assenza di effettivo pregiudizio alla funzione distintiva, incidesse sulla valutazione del pericolo di confusione. Ne è discesa una conseguenza di sistema: la tutela del marchio anteriore non può essere esercitata in modo astratto, prescindendo dalla storia concreta del mercato.

Il pericolo di confusione non è un automatismo

La decisione sottolinea come il requisito del pericolo di confusione non possa essere desunto automaticamente dalla presenza di un elemento comune, specie quando questo sia inserito in segni complessivamente differenziati e quando il pubblico abbia convissuto per decenni con entrambe le realtà imprenditoriali.

Giudizio di confondibilità

Il giudizio di confondibilità deve essere ancorato alla percezione effettiva del pubblico e alla funzione essenziale del marchio: garantire l’origine dei prodotti o servizi. In tale ottica, la coesistenza di lunga durata, in buona fede e senza conflittualità strutturale, può costituire elemento idoneo a escludere il rischio di confusione o, quantomeno, a ridimensionarlo.

Implicazioni per il settore radiotelevisivo

Per il comparto broadcasting – ove la sigla identificativa assume valore identitario e commerciale – la decisione rappresenta un precedente significativo, da cui derivano tre principi.

I tre principi: primo

“Primo: la nozione di “famiglia di marchi” (tecnicamente in ambito radiofonico, i brand bouquet) non è appannaggio esclusivo del soggetto più forte o più antico, ma può riguardare realtà imprenditoriali parallele, purché dotate di autonoma riconoscibilità”, commenta Massimo Lualdi, direttore responsabile di questa testata e cofounder di MCL Avvocati Associati, tech law firm che dispone di un dipartimento specializzato in diritto di proprietà intellettuale in ambito radiotelevisivo.

Secondo

“Secondo: la coesistenza storica e la buona fede assumono rilievo dirimente nel giudizio di confondibilità, specie quando il lemma comune sia un acronimo utilizzato in contesti territoriali o imprenditoriali distinti.

Terzo

Terzo: l’opposizione amministrativa non può prescindere da un’analisi approfondita del contesto di mercato, pena il rischio di sovrastimare la portata esclusiva del marchio anteriore.

… che si uniscono a quello d’equilibro

In definitiva, l’organo giurisdizionale di specie (le cui decisioni sono ricorribili solo per cassazione e revocazione) – pur dichiarando salvi gli effetti della futura decisione del Tribunale delle Imprese sui temi di spettanza (contraffazione e registrazione in malafede) – riafferma un principio di equilibrio: la tutela del marchio non è strumento di espansione monopolistica, ma presidio funzionale alla corretta identificazione dell’origine imprenditoriale.

Dalla storia non si prescinde

Quando due famiglie di marchi hanno convissuto a lungo, in buona fede e senza interferenze sostanziali, il giudizio di confondibilità non può ignorare la storia del mercato. Un principio fortissimo per limitare l’ingerenza delle big tech e dei supergruppi mondiali”, conclude l’avvocato.

Il messaggio

Per gli operatori radiotelevisivi (e non solo), il messaggio è ribadito: la forza del brand si misura non solo nella registrazione, ma nella capacità di consolidare nel tempo un’identità distinta, anche in presenza di lemmi comuni. (E.G. per NL)